Déposer une marque aux États-Unis : votre nom ne vous appartient vraiment qu'en l'utilisant

Votre marque est inscrite à l'INPI, à l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, à l'Institut suisse de la propriété intellectuelle ou à l'EUIPO ? Aux États-Unis, cela ne vous sert pas à grand-chose au départ. Les droits de marque s'arrêtent à la frontière, et le droit américain a une particularité qui surprend souvent les Européens : il ne regarde pas seulement qui a déposé en premier, mais aussi qui utilise réellement la marque dans le commerce. Si vous lancez vos produits sur le marché américain, via un distributeur, une place de marché ou votre propre boutique en ligne, protégez votre marque avant.

Ce guide vous mène jusqu'à l'United States Patent and Trademark Office, l'USPTO : qui doit vous représenter, quelles sont les cinq bases de dépôt, quand le système de Madrid est la meilleure option, ce qu'exige la preuve d'usage, quelles taxes et quels délais s'appliquent, et ce qui reste à faire après l'enregistrement. Les bases de la protection de la propriété intellectuelle (brevets, droits d'auteur, secrets d'affaires) sont expliquées dans notre panorama Protéger sa propriété intellectuelle aux États-Unis. Ici, il n'est question que de la marque et de la procédure.

1Pourquoi l'usage compte autant aux États-Unis

La loi américaine sur les marques, le Lanham Act, définit au 15 U.S.C. 1127 la « use in commerce » comme l'usage sérieux d'une marque dans le cours normal des affaires, et non pour se réserver simplement un droit. Pour des produits, une marque est réputée utilisée lorsqu'elle figure sur le produit, son emballage, une étiquette ou une présentation associée, et que le produit est vendu ou transporté dans le commerce. Pour des services, il suffit que la marque apparaisse lors de la vente ou dans la publicité et que le service soit fourni dans le commerce.

Cette définition traverse toute la procédure. Si vous utilisez déjà votre marque aux États-Unis, vous déposez sur la base de cet usage. Si vous n'en êtes qu'au projet, vous déposez avec une intention sérieuse d'usage et prouvez l'usage plus tard. Si vous vous appuyez sur un enregistrement étranger ou sur le système de Madrid, vous pouvez d'abord obtenir l'enregistrement sans usage, mais vous devrez le déclarer entre la cinquième et la sixième année suivant l'enregistrement. Une marque jamais utilisée aux États-Unis ne reste donc pas durablement au registre.

Concrètement, pour un entrepreneur européen, stratégie de marque et plan de distribution vont de pair. La date de la première livraison aux États-Unis, le nom utilisé et les produits concernés déterminent la base sur laquelle vous déposez et la façon de rédiger votre liste de produits et services. Pour bâtir votre distribution, consultez le guide Distribuer aux États-Unis.

2Impossible sans avocat américain

L'USPTO impose une représentation aux déposants étrangers. La règle du 37 CFR 2.11(a) est claire : si votre domicile (« domicile » dans le texte) n'est pas aux États-Unis ou dans leurs territoires, vous devez être représenté par un avocat habilité à exercer devant l'USPTO selon le 37 CFR 11.14, c'est-à-dire un avocat admis au barreau d'un État américain. L'office ne vous aide pas à le choisir. Un conseil en propriété industrielle ou un avocat européen ne peut donc pas vous représenter seul devant l'USPTO ; il travaille en général avec un confrère américain.

La notion de domicile est définie au 37 CFR 2.2. Pour une personne physique, c'est la résidence permanente ; pour une entreprise, le siège principal, là où la direction dirige effectivement l'entreprise. Chaque déposant doit indiquer cette adresse selon le 37 CFR 2 189 et la corriger à chaque changement ; une boîte postale ou l'adresse d'un prestataire ne suffit pas. Pour votre société européenne ou suisse, c'est donc le siège dans votre pays, et l'obligation d'avocat s'applique.

Si votre groupe possède une filiale américaine réellement dirigée depuis les États-Unis, la situation change : selon l'USPTO, les déposants établis aux États-Unis n'ont pas besoin d'avocat. Savoir si la marque doit appartenir à la société mère ou à la filiale n'est toutefois pas une question de frais d'avocat, mais de structure du groupe, de licences et de fiscalité. Tranchez ce point avec votre expert-comptable avant de déposer.

3Cinq voies vers l'enregistrement

Selon le 37 CFR 2.34, chaque dépôt repose sur au moins une des cinq bases que la loi désigne par leurs articles. La Section 1(a) est le dépôt fondé sur l'usage aux États-Unis : vous déclarez que la marque est utilisée, indiquez la date du premier usage et fournissez une preuve, le « specimen », par exemple une photo du produit étiqueté ou une page de votre boutique avec fonction de commande. La Section 1(b) est le dépôt fondé sur l'intention d'usage ; elle vous assure la date de dépôt avant même que la première livraison ne traverse l'Atlantique.

La Section 44(d) vous permet de revendiquer la priorité d'un dépôt étranger si vous déposez aux États-Unis dans les six mois suivant ce premier dépôt ; c'est prévu au 15 U.S.C. 1126(d). La Section 44(e) permet l'enregistrement sur la base d'un enregistrement existant dans votre pays d'origine. Il vous faut alors une copie ou un certificat de l'enregistrement, traduit si le document n'est pas en anglais, et une déclaration d'intention sérieuse d'usage. Enfin, la Section 66(a) correspond à la désignation des États-Unis via le système de Madrid de l'OMPI.

Ces bases peuvent se combiner. Un schéma fréquent pour les entreprises qui viennent de déposer dans leur pays : revendiquer la priorité selon la 44(d) et indiquer la 44(e) ou la 1(b) comme seconde base. La bonne voie dépend de l'avancement de votre marque chez vous et du moment où vous vendrez aux États-Unis. Le tableau résume les différences.

4Directement auprès de l'USPTO : Trademark Center et taxes

Le dépôt se fait en ligne. Pendant longtemps, c'était via le Trademark Electronic Application System, ou TEAS. Selon l'USPTO, Trademark Center est désormais le seul moyen de déposer une nouvelle demande ; les autres formulaires migrent progressivement depuis TEAS, la bascule devant être achevée au printemps 2027. Selon le 37 CFR 2.32, la demande se dépose en anglais et indique notamment le nom, le domicile et l'adresse e-mail du déposant, la marque ainsi que les produits et services par classe.

Les taxes figurent au 37 CFR 2.6 et s'appliquent par classe. Le dépôt en ligne coûte 350 $. Des suppléments s'ajoutent selon le 37 CFR 2.22 si des mentions obligatoires manquent, si vous décrivez librement vos produits et services au lieu de les choisir dans l'Acceptable Identification of Goods and Services Manual de l'USPTO, et par tranche de 1 000 caractères supplémentaires lorsque votre liste dépasse 1 000 caractères. Traduire mot à mot la liste de votre dépôt national revient donc vite à payer plus que nécessaire, avec des questions de l'examinateur en prime.

Pour répondre à une notification d'examen, l'« office action », vous disposez selon le 37 CFR 2.62 de trois mois pour les dépôts selon les Sections 1 et 44, prolongeables de trois mois moyennant une taxe. Pour les dépôts via le système de Madrid, le délai est de six mois. Passé ce délai, la demande est perdue. Le tableau présente les taxes côté USPTO ; les honoraires de l'avocat américain s'y ajoutent toujours.

5Via le système de Madrid : un dépôt, de nombreux pays

Selon l'OMPI, le système de Madrid réunit 117 membres couvrant 133 pays. L'Allemagne a adhéré au Protocole de Madrid en 1996, la Suisse en 1997, l'Autriche en 1999, l'Union européenne en 2004 et les États-Unis en 2003. Si vous résidez ou avez une activité dans un pays membre et y avez déposé ou enregistré une marque (la marque de base), une seule demande internationale vous permet de solliciter la protection dans d'autres pays membres, dont les États-Unis. L'enregistrement international est délivré par le Bureau international de l'OMPI ; la marque de base peut aussi être une marque de l'Union européenne déposée auprès de l'EUIPO, puisque l'Union européenne est elle-même membre.

Pour les États-Unis, la procédure présente deux particularités. D'abord, selon le 15 U.S.C. 1141f, la demande doit être accompagnée d'une déclaration signée d'intention sérieuse d'utiliser la marque aux États-Unis. Ensuite, l'USPTO examine la désignation comme un dépôt national, avec les mêmes exigences pour la liste des produits et services. Selon le 37 CFR 2.6, la taxe américaine pour les demandes reçues à partir du 18 février 2025 s'élève à 600 $ par classe, payée via l'OMPI. Si la désignation aboutit, la marque est réputée, selon le 15 U.S.C. 1141f(b), protégée aux États-Unis à compter de la date pertinente la plus ancienne, en général celle de l'enregistrement international ou de la priorité revendiquée.

L'intérêt du système de Madrid dépend du nombre de pays visés. Si vous ciblez d'autres marchés en plus des États-Unis, comme le Canada ou le Royaume-Uni, vous gérez un seul enregistrement au lieu de plusieurs. Si seuls les États-Unis vous intéressent, le dépôt direct est souvent plus simple, car vous pouvez rédiger la liste des produits et services directement selon les règles de l'USPTO. Dans les deux cas, il vous faut un avocat américain, au plus tard lorsqu'une notification d'examen arrive.

6La preuve d'usage

Pour un dépôt fondé sur l'intention d'usage, l'USPTO délivre une notice of allowance après la publication, en l'absence d'opposition fondée. À partir de là, vous disposez de six mois, selon 15 U.S.C. 1051(d) et 37 CFR 2.88, pour déposer le statement of use : une déclaration attestant que la marque est utilisée aux États-Unis pour tous les produits et services déposés, avec la date du premier usage et un justificatif. Sur demande, l'USPTO prolonge ce délai de six mois ; d'autres prolongations sont ensuite possibles, jusqu'à 24 mois au total, si vous justifiez d'un motif valable et confirmez votre intention d'utiliser la marque.

Le justificatif doit montrer comment la marque apparaît dans le commerce. Pour des produits, il s'agit généralement d'une photo du produit ou de l'emballage portant la marque, ou d'une page de votre boutique en ligne où le produit apparaît avec la marque et une possibilité de commande. Une simple publicité ne suffit pas selon la définition de 15 U.S.C. 1127, car pour les produits, la loi exige qu'ils soient vendus ou transportés. Si vous lancez votre boutique américaine, retrouvez l'essentiel dans le guide Shopify et boutique en ligne pour la clientèle américaine.

Si vous n'utilisez la marque que pour une partie des produits déposés, vous pouvez supprimer les autres ou les transférer dans un dépôt distinct. Une liste honnête vaut donc mieux, dès le départ, qu'une liste trop large. Déclarer des produits pour lesquels la marque n'est pas utilisée met en danger tout l'enregistrement.

7Délais de traitement et déroulement

L'USPTO publie ses délais de traitement. Selon les données au 1 octobre 2026, il fallait en moyenne 4,3 mois entre le dépôt et la première notification d'examen, et 10,4 mois jusqu'à l'enregistrement ou l'abandon du dépôt. L'office précise expressément que chaque dossier peut avancer plus vite ou plus lentement. Les dépôts via le système de Madrid sont classés selon la date du dépôt international.

La procédure suit un schéma fixe. Après le dépôt, un examining attorney vérifie le risque de confusion avec des marques antérieures, le caractère descriptif des termes et les vices de forme de la liste. En cas d'objection, une office action est émise et votre avocat y répond. Une fois l'examen réussi, la marque est publiée dans l'Official Gazette et les tiers peuvent former opposition. Vient ensuite l'enregistrement, qui, en cas d'intention d'usage, n'intervient qu'après le statement of use. La décision d'enregistrer une marque appartient au seul office.

Une recherche préalable fait gagner du temps et de l'argent. L'USPTO met sa base de données de marques à la disposition du public. Un dépôt qui bute sur une marque antérieure similaire vous coûte la taxe officielle, les honoraires d'avocat et, si le produit est déjà vendu aux États-Unis, au pire un nouvel emballage.

8Après l'enregistrement : les délais à respecter

L'enregistrement ouvre une série de délais à ne pas manquer. Selon 37 CFR 2 160, vous devez déposer entre le cinquième et le sixième anniversaire de l'enregistrement une déclaration d'usage continu, la declaration under Section 8, puis à nouveau au cours de la dernière année de chaque période de dix ans. Pour les enregistrements issus du système de Madrid, la même règle s'applique sous forme de déclaration selon la Section 71, régie par 37 CFR 7.36. Un délai de grâce de six mois est possible moyennant surtaxe.

Un enregistrement américain direct est valable dix ans selon 15 U.S.C. 1059 et peut être renouvelé au cours de la dernière année de la période ou dans un délai de grâce de six mois ; la protection issue du système de Madrid dure, selon 37 CFR 7.36, aussi longtemps que l'enregistrement international. Par voie électronique, la déclaration d'usage et le renouvellement coûtent chacun 325 $ par classe. Manquer ces délais, c'est perdre l'enregistrement, même si la marque continue d'être utilisée.

L'entretien de la marque inclut aussi l'adresse. En cas de déménagement ou de transfert de la direction, vous devez mettre à jour l'adresse de domicile selon 37 CFR 2 189. Pour les groupes dotés d'une filiale américaine, mieux vaut consigner par écrit la titularité, la licence et l'usage, afin que l'usage par la filiale puisse être attribué au titulaire.

9Check-list avant le dépôt

Avant que votre avocat ne dépose, ces questions doivent être tranchées :

• Qui doit être titulaire de la marque américaine : la société mère dans votre pays ou la filiale américaine ?
• Utilisez-vous déjà la marque aux États-Unis, ou déposez-vous sur la base d'une intention d'usage ?
• Avez-vous dans votre pays un dépôt en cours dont vous pouvez revendiquer la priorité aux États-Unis dans les six mois ?
• Avez-vous besoin d'autres pays que les États-Unis, pour lesquels le système de Madrid serait intéressant ?
• Vos produits et services correspondent-ils aux entrées de l'ID Manual de l'USPTO, ou une surtaxe pour texte libre s'applique-t-elle ?
• Une recherche de marques antérieures similaires aux États-Unis a-t-elle été faite ?
• Les délais de preuve d'usage, de déclaration Section 8 et de renouvellement sont-ils inscrits au calendrier ?

La marque est une brique de votre entrée sur le marché, ni la première ni la dernière. Pour voir comment société, fiscalité, distribution et sécurité des produits s'articulent, consultez la vue d'ensemble Réussir son expansion aux États-Unis ; les obligations liées aux produits sur le marché américain sont décrites dans le guide Responsabilité du fait des produits et homologation aux États-Unis.

L'essentiel

• Si votre domicile ou votre siège se trouve hors des États-Unis, vous devez être représenté devant l'USPTO par un avocat admis aux États-Unis (37 CFR 2.11).
• Il existe cinq bases de dépôt : l'usage, l'intention d'usage, la priorité d'un dépôt étranger, l'enregistrement étranger et le système de Madrid.
• Le dépôt électronique coûte 350 $ par classe, la désignation des États-Unis via le système de Madrid 600 $ par classe, hors honoraires d'avocat.
• Les dépôts fondés sur l'intention d'usage exigent la preuve d'usage avant l'enregistrement ; les enregistrements étrangers et Madrid l'exigent entre la cinquième et la sixième année.
• Il faut en moyenne 4,3 mois jusqu'à la première notification et 10,4 mois jusqu'à l'enregistrement ou l'abandon.

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