Registrare un marchio negli USA: il nome è tuo solo quando lo usi

Il tuo marchio è registrato all'UIBM, all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale svizzero o all'EUIPO. Negli USA, all'inizio, questo ti serve a poco. I diritti di marchio si fermano al confine, e il diritto americano ha una particolarità che sorprende spesso gli europei: non chiede solo chi ha depositato per primo, ma anche chi usa davvero il marchio nel commercio. Se porti i tuoi prodotti sul mercato americano, tramite un distributore, un marketplace o il tuo shop online, conviene proteggere il marchio prima.

Questa guida ti porta all'United States Patent and Trademark Office, in breve USPTO: chi deve rappresentarti, quali sono le cinque basi di deposito, quando il sistema di Madrid è la strada migliore, cosa richiede la prova d'uso, quali tasse e scadenze valgono e cosa resta da fare dopo la registrazione. Le basi della tutela della proprietà intellettuale, cioè brevetti, diritto d'autore e segreti commerciali, le trovi nella panoramica Tutela della proprietà intellettuale negli USA. Qui parliamo solo del marchio e della procedura.

1Perché negli USA l'uso conta così tanto

La legge americana sui marchi, il Lanham Act, definisce al 15 U.S.C. 1127 la use in commerce come l'uso effettivo di un marchio nel normale corso degli affari, non solo per riservarsi un diritto. Per i prodotti, un marchio è considerato in uso se compare sul prodotto, sulla confezione, su un'etichetta o su un espositore collegato e il prodotto viene venduto o trasportato nel commercio. Per i servizi basta che il marchio appaia nella vendita o nella pubblicità e che il servizio venga prestato nel commercio.

Questa definizione attraversa tutta la procedura. Se usi già il marchio negli USA, depositi sulla base di quell'uso. Se lo stai solo pianificando, depositi con un'intenzione seria d'uso e dimostri l'uso più avanti. Se ti appoggi a una registrazione estera o al sistema di Madrid, puoi ottenere la registrazione anche senza uso, ma devi dichiararlo tra il quinto e il sesto anno dalla registrazione. Un marchio mai usato negli USA, quindi, non resta nel registro per sempre.

Per un imprenditore italiano o ticinese, in pratica: strategia del marchio e piano di vendita vanno di pari passo. Quando parte la prima spedizione verso gli USA, con quale nome e per quali prodotti decide su quale base depositi e come deve essere il tuo elenco di prodotti e servizi. Come costruire la tua rete di vendita te lo spiega la guida Vendere negli USA.

2Senza avvocato americano non si fa

L'USPTO impone ai richiedenti esteri di farsi rappresentare. La norma del 37 CFR 2.11(a) è chiara: chi non ha il proprio domicile negli USA o nei loro territori deve farsi rappresentare da un avvocato abilitato a operare davanti all'USPTO ai sensi del 37 CFR 11.14, cioè un avvocato iscritto all'albo di uno Stato americano. L'ufficio non ti aiuta a sceglierlo. Un consulente in marchi o un avvocato europeo non può quindi rappresentarti da solo davanti all'USPTO: di solito lavora insieme a un collega americano.

Cosa significa domicile lo stabilisce il 37 CFR 2.2. Per le persone fisiche è la residenza stabile, per le società la sede principale da cui la direzione guida davvero l'azienda. Ogni richiedente deve indicare questo indirizzo ai sensi del 37 CFR 2.189 e aggiornarlo a ogni cambio; una casella postale o l'indirizzo di un fornitore di servizi non bastano. Per la tua società in Italia o in Svizzera questo è la sede in patria, e quindi scatta l'obbligo di avvocato.

Se il tuo gruppo ha una controllata americana con una vera direzione negli USA, la situazione cambia. Secondo l'USPTO, i richiedenti con sede negli USA non hanno bisogno di un avvocato. Se il marchio debba appartenere alla capogruppo o alla controllata, però, non è una questione di parcelle, ma di struttura del gruppo, licenze e tasse. Questa decisione la prendi con il tuo commercialista prima del deposito.

3Cinque strade verso il registro

Ai sensi del 37 CFR 2.34, ogni domanda richiede almeno una di cinque basi, che la legge indica con il numero della sezione. La Section 1(a) è il deposito basato sull'uso negli USA: dichiari che il marchio è in uso, indichi la data del primo uso e presenti una prova, lo specimen, per esempio una foto del prodotto con l'etichetta o una pagina del tuo shop con la funzione d'ordine. La Section 1(b) è il deposito per intenzione d'uso: ti assicura la data di deposito prima che la prima spedizione attraversi l'Atlantico.

La Section 44(d) ti permette di rivendicare la priorità di un deposito estero se depositi negli USA entro sei mesi da quel primo deposito; lo prevede il 15 U.S.C. 1126(d). La Section 44(e) consente la registrazione sulla base di una registrazione già esistente nel tuo Paese d'origine. Ti servono una copia o un certificato della registrazione, con traduzione se il documento non è in inglese, e la dichiarazione di un'intenzione seria d'uso. Infine la Section 66(a) è la designazione degli USA tramite il sistema di Madrid della WIPO.

Le basi si possono combinare. Uno schema frequente per le aziende che hanno appena depositato in patria: rivendicare la priorità ai sensi della 44(d) e indicare come seconda base la 44(e) o la 1(b). Quale strada sia giusta dipende da quanto è avanti il tuo marchio in patria e da quando inizi a vendere negli USA. La tabella riassume le differenze.

4Direttamente all'USPTO: Trademark Center e tasse

Il deposito è elettronico. A lungo se ne occupava il Trademark Electronic Application System, in breve TEAS. Secondo l'USPTO, oggi Trademark Center è l'unico modo per presentare una nuova domanda; gli altri moduli stanno passando gradualmente da TEAS, e il trasloco dovrebbe concludersi nella primavera del 2027. Ai sensi del 37 CFR 2.32 la domanda va presentata in inglese e indica, tra l'altro, nome, domicile ed e-mail del richiedente, il marchio e i prodotti e servizi divisi per classi.

Le tasse sono fissate dal 37 CFR 2.6 e valgono per classe. Il deposito elettronico costa 350 $. Ai sensi del 37 CFR 2.22 si aggiungono supplementi se mancano dati obbligatori, se non scegli prodotti e servizi dall'Acceptable Identification of Goods and Services Manual dell'USPTO ma li descrivi a testo libero, e per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri se il tuo elenco supera i 1.000 caratteri. Chi traduce alla lettera l'elenco della domanda europea finisce quindi per pagare più del necessario e si ritrova anche con richieste di chiarimento.

Per rispondere a un rilievo d'esame, la office action, nelle domande ai sensi delle Section 1 e 44 hai tre mesi secondo il 37 CFR 2.62, prorogabili di altri tre a pagamento. Per le domande tramite il sistema di Madrid i mesi sono sei. Se salti la scadenza, perdi la domanda. La tabella mostra le tasse dell'USPTO; la parcella dell'avvocato americano si aggiunge sempre.

5Con il sistema di Madrid: una domanda, tanti Paesi

Secondo la WIPO, il sistema di Madrid riunisce 117 membri che coprono 133 Paesi. La Germania ha aderito al Protocollo di Madrid nel 1996, la Svizzera nel 1997, l'Austria nel 1999, l'Unione europea nel 2004 e gli USA nel 2003. Chi risiede o ha un'attività in un Paese membro e lì ha depositato o registrato un marchio, il cosiddetto marchio di base, può chiedere con un'unica domanda internazionale la tutela in altri Paesi membri, USA compresi. La registrazione internazionale la rilascia l'Ufficio internazionale della WIPO; il marchio di base può essere anche un marchio dell'Unione europea dell'EUIPO, perché l'UE stessa è membro.

Per gli USA la procedura ha due particolarità. Primo: ai sensi del 15 U.S.C. 1141f la domanda deve includere una dichiarazione firmata dell'intenzione seria di usare il marchio negli USA. Secondo: l'USPTO esamina la designazione come una domanda nazionale, con gli stessi requisiti per l'elenco. Per le domande ricevute dal 18 febbraio 2025 la tassa per gli USA, secondo il 37 CFR 2.6, è di 600 $ per classe e si paga tramite la WIPO. Se la designazione va a buon fine, ai sensi del 15 U.S.C. 1141f(b) il marchio è considerato come depositato negli USA dalla prima data rilevante, di norma il giorno della registrazione internazionale o della priorità rivendicata.

Se il sistema di Madrid convenga dipende dal numero di Paesi. Se oltre agli USA punti anche ad altri mercati come il Canada o il Regno Unito, gestisci una sola registrazione invece di diverse. Se ti servono solo gli USA, il deposito diretto è spesso più semplice, perché puoi formulare l'elenco di prodotti e servizi subito secondo le regole dell'USPTO. In entrambi i casi ti serve un avvocato statunitense, al più tardi quando arriva un rilievo d'esame.

6La prova d'uso

Per una domanda basata sull'intenzione d'uso, dopo la pubblicazione e in assenza di opposizioni accolte l'USPTO emette una notice of allowance. Da quel momento, secondo 15 U.S.C. 1051(d) e 37 CFR 2.88, hai sei mesi per depositare lo statement of use: una dichiarazione che il marchio è usato negli USA per tutti i prodotti e servizi indicati, con la data del primo uso e una prova. Su richiesta l'USPTO proroga il termine di altri sei mesi; oltre a questo sono possibili ulteriori proroghe fino a un massimo complessivo di 24 mesi, se indichi un valido motivo e confermi di voler continuare a usare il marchio.

La prova deve mostrare come il marchio compare in commercio. Per i prodotti si tratta di solito di una foto del prodotto o della confezione con il marchio, oppure di una pagina del tuo shop online in cui il prodotto appare con il marchio e la possibilità di ordinarlo. La semplice pubblicità dei prodotti non basta secondo la definizione di 15 U.S.C. 1127, perché per i prodotti la legge richiede che vengano venduti o trasportati. Se stai costruendo il tuo shop per gli USA, trovi le basi nella guida Shopify e shop online per clienti americani.

Se usi il marchio solo per una parte dei prodotti indicati, puoi cancellare gli altri o separarli in una domanda a sé. Per questo un elenco onesto conviene fin dall'inizio più di uno troppo ampio. Chi dichiara prodotti per cui non usa il marchio mette a rischio l'intera registrazione.

7Tempi e procedura

L'USPTO pubblica i propri tempi di lavorazione. Con dati aggiornati al 1 ottobre 2026, in media passavano 4,3 mesi dal deposito al primo rilievo d'esame e 10,4 mesi fino alla registrazione o all'abbandono della domanda. L'ufficio sottolinea che il singolo caso può procedere più rapidamente o più lentamente. Le domande tramite il sistema di Madrid vengono messe in coda in base alla data della registrazione internazionale.

La procedura segue uno schema fisso. Dopo il deposito un examining attorney esamina il marchio per verificare il rischio di confusione con marchi anteriori, la presenza di termini descrittivi e i difetti formali dell'elenco. Se ci sono obiezioni arriva una office action, a cui risponde il tuo avvocato. Superato l'esame, il marchio viene pubblicato nella Official Gazette e i terzi possono presentare opposizione. Segue la registrazione, che in caso di intenzione d'uso arriva solo dopo lo statement of use. Se un marchio venga registrato lo decide esclusivamente l'ufficio.

Una ricerca prima del deposito fa risparmiare tempo e denaro. L'USPTO mette a disposizione pubblicamente la sua banca dati dei marchi. Una domanda che si scontra con un marchio anteriore simile costa la tassa d'ufficio, l'onorario dell'avvocato e, se il prodotto è già in vendita negli USA, nel peggiore dei casi una nuova confezione.

8Dopo la registrazione: le scadenze che restano

Con la registrazione scatta una serie di scadenze da non mancare. Secondo 37 CFR 2.160, tra il quinto e il sesto anniversario della registrazione devi depositare una dichiarazione di uso continuato, la declaration under Section 8, e poi di nuovo nell'ultimo anno di ogni periodo decennale. Per le registrazioni dal sistema di Madrid vale lo stesso come dichiarazione ai sensi della Section 71, disciplinata da 37 CFR 7.36. È previsto un periodo di grazia di sei mesi, con sovrapprezzo.

Una registrazione diretta negli USA vale, secondo 15 U.S.C. 1059, per periodi di dieci anni e può essere rinnovata nell'ultimo anno del periodo o entro un periodo di grazia di sei mesi; la protezione dal sistema di Madrid dura, secondo 37 CFR 7.36, quanto la registrazione internazionale. Le tasse per via elettronica sono di 325 $ per classe sia per la dichiarazione d'uso sia per il rinnovo. Chi manca queste scadenze perde la registrazione, anche se continua a usare il marchio.

La gestione comprende anche l'indirizzo. Se trasferisci la residenza o la sede direttiva, devi aggiornare l'indirizzo di domicile secondo 37 CFR 2.189. Per i gruppi con una controllata americana conviene mettere per iscritto titolarità, licenza e uso, così che l'uso da parte della controllata possa essere attribuito al titolare.

9Checklist prima del deposito

Prima che il tuo avvocato depositi, queste domande dovrebbero avere una risposta:

• Chi deve essere titolare del marchio americano: la capogruppo a casa o la controllata negli USA?
• Usi già il marchio negli USA o depositi in base all'intenzione d'uso?
• A casa è in corso una domanda di cui puoi rivendicare la priorità negli USA entro sei mesi?
• Oltre agli USA ti servono altri Paesi per cui il sistema di Madrid conviene?
• I prodotti e servizi corrispondono alle voci dell'ID Manual dell'USPTO, oppure scatta un sovrapprezzo per il testo libero?
• Hai fatto una ricerca di marchi anteriori simili negli USA?
• Le scadenze per la prova d'uso, la dichiarazione Section 8 e il rinnovo sono in calendario?

Il marchio è un tassello del tuo ingresso nel mercato, non il primo e non l'ultimo. Come società, tasse, vendite e sicurezza dei prodotti si incastrano lo trovi nella panoramica Espandersi con successo negli USA; gli obblighi per i prodotti sul mercato americano sono descritti nella guida Responsabilità e omologazione dei prodotti negli USA.

In sintesi

• Chi ha residenza o sede principale fuori dagli USA deve farsi rappresentare davanti all'USPTO da un avvocato abilitato negli USA (37 CFR 2.11).
• Le basi di deposito sono cinque: uso, intenzione d'uso, priorità di una domanda estera, registrazione estera e sistema di Madrid.
• Il deposito elettronico costa 350 $ per classe, la designazione degli USA tramite il sistema di Madrid 600 $ per classe, in entrambi i casi senza l'onorario dell'avvocato.
• Le registrazioni basate sull'intenzione d'uso richiedono la prova d'uso prima della registrazione; quelle estere e di Madrid la richiedono tra il quinto e il sesto anno.
• In media passano 4,3 mesi fino al primo rilievo e 10,4 mesi fino alla registrazione o all'abbandono.

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