Un patent troll écrit à votre société américaine : comment fonctionne la lettre, ce que dit le droit texan et les moyens de défense qui changent vraiment l'issue

La lettre a généralement l'air très officielle. Une société dont vous n'avez jamais entendu parler affirme que le module de paiement de votre site, le module sans fil de votre produit ou le scanner de votre entrepôt contrefait son brevet, et vous propose une licence pour une somme modeste si vous payez vite. Les propriétaires européens de sociétés américaines sont souvent stupéfaits qu'on puisse être poursuivi pour avoir simplement utilisé un produit acheté. Aux États-Unis, c'est possible, et toute une industrie en vit. Les moyens de défense se sont nettement renforcés depuis 2014, et une petite entreprise qui garde la tête froide peut généralement clore l'affaire à des conditions raisonnables.

Ce qu'est un patent troll, selon les chiffres du gouvernement lui-même

Le terme neutre est patent assertion entity (PAE) : une société dont le métier consiste à acquérir des brevets pour les concéder en licence ou les faire valoir en justice, plutôt qu'à fabriquer des produits. La Federal Trade Commission a étudié ce secteur en profondeur et publié son rapport en octobre 2016. Deux constats expliquent tout ce qui suit.

• La FTC a distingué les sociétés de portefeuille, qui concèdent de larges ensembles de brevets dans le cadre d'accords négociés, des sociétés de contentieux, qui attaquent d'abord et transigent vite. Dans l'étude, les PAE de contentieux représentaient 96 % des actions en contrefaçon de brevet, mais seulement environ 20 % des revenus déclarés des PAE.
• Les redevances que ces sociétés de contentieux obtenaient habituellement étaient inférieures à la fourchette basse des coûts d'un procès à son stade initial. La FTC en a conclu que cela correspond à un contentieux de nuisance : les défendeurs transigent parce que se défendre coûte plus cher, pas parce qu'ils pensent être contrefacteurs.

Voilà la logique économique à garder en tête. La demande est calibrée pour coûter moins cher qu'un avocat. Votre objectif : déterminer rapidement si la réclamation est fondée et, si elle ne l'est pas, rendre la poursuite plus coûteuse pour l'expéditeur.

Pourquoi une petite entreprise qui se contente d'utiliser une technologie peut être visée

Selon le Patent Act, quiconque, sans autorisation, fabrique, utilise, offre à la vente ou vend une invention brevetée aux États-Unis, ou l'y importe, commet une contrefaçon. Utilise est le mot qui compte. Une boutique qui utilise un plugin de paiement standard, un café qui propose du Wi-Fi, un fabricant qui fait tourner une machine achetée peuvent chacun être contrefacteurs au sens juridique, même sans avoir la moindre idée de ce que contient le produit.

Les utilisateurs finaux sont des cibles attrayantes : ils sont nombreux, ils peuvent difficilement évaluer la technologie et ils n'ont généralement pas de budget brevets. Les grands fournisseurs, eux, disposent de services brevets et sont prêts à se battre. Une campagne de lettres adressées à des centaines de petits utilisateurs peut rapporter davantage qu'un seul procès contre le fabricant.

Pour une entreprise européenne, la surprise tient souvent à l'échelle. Dans une grande partie de l'Europe, un litige de brevet contre un petit utilisateur a rarement un sens économique pour le titulaire. Aux États-Unis, où chaque partie paie normalement ses propres avocats sauf règle de remboursement des frais, et où la procédure de discovery coûte cher, une réclamation peu fondée peut malgré tout avoir une valeur transactionnelle. Notre présentation de la protection de la propriété intellectuelle aux États-Unis décrit le système dans son ensemble.

Les trente premiers jours après la lettre

Les pires réactions sont le paiement dans la panique et le silence. Nous procédons plutôt par étapes :

1. Ne répondez pas tout de suite, mais n'ignorez pas la lettre. Dès que vous l'avez reçue, vous êtes informé de l'existence du brevet, et selon le Patent Act cette notification peut peser sur les dommages-intérêts. Une réponse hâtive peut revenir à reconnaître des faits.
2. Vérifiez le brevet lui-même. Dans les registres publics de l'USPTO : qui en est aujourd'hui titulaire, s'il a expiré, si les annuités de maintien ont été payées (un brevet expire si elles ne sont pas réglées avant la fin du délai de grâce de six mois) et s'il a déjà été contesté.
3. Lisez les revendications, pas le résumé. La contrefaçon dépend de la formulation exacte des revendications (claims). Les lettres décrivent souvent le brevet de façon bien plus large que ses revendications.
4. Identifiez le produit. Quel produit ou service acheté est mis en cause ? La plupart des contrats commerciaux et licences logicielles prévoient une garantie d'éviction (indemnity) ou au moins une obligation de coopération. Prévenez immédiatement le fournisseur par écrit.
5. Vérifiez votre assurance. Demandez à votre courtier si l'une de vos polices professionnelles couvre les frais de défense en propriété intellectuelle.
6. Cherchez les autres destinataires. Les associations professionnelles et les forums en ligne peuvent révéler que le même expéditeur a écrit à de nombreuses entreprises. Une défense commune devient alors possible.
7. Notez les échéances. Si un procès suit, un délai d'un an pour l'une des défenses les plus solides, décrite plus bas, commence à courir le jour où l'assignation vous est signifiée.

Ce n'est qu'ensuite que nous choisissons la réponse : une courte demande de tableaux de correspondance des revendications (claim charts), un renvoi vers le fournisseur ou un refus ferme.

Le droit texan contre les lettres de mise en demeure de mauvaise foi

Depuis le 1er septembre 2015, le Texas interdit les allégations de contrefaçon de brevet de mauvaise foi adressées aux utilisateurs finaux situés dans l'État ou y exerçant une activité. Une lettre est de mauvaise foi si elle allègue une contrefaçon et que l'un des cas suivants s'applique :

C'est le Texas Attorney General qui fait appliquer la loi : il peut demander une injonction et des amendes civiles allant jusqu'à 50 000 $ par infraction. Ce chapitre ne donne pas aux particuliers de droit d'agir eux-mêmes en justice, mais une plainte auprès de l'Attorney General ne coûte rien et, d'après notre expérience, un expéditeur qui reçoit une réponse citant la loi passe souvent à autre chose. La loi n'empêche pas un véritable titulaire de brevet d'informer des contrefacteurs ou de proposer des licences.

Les défenses qui ont changé le rapport de force

Plusieurs évolutions de la loi et de la jurisprudence ont donné aux défendeurs de vrais outils. Ensemble, elles expliquent pourquoi nous abordons les lettres de brevet avec bien plus de sérénité qu'il y a quinze ans.

L'inter partes review devant l'USPTO

Tout tiers peut demander au Patent Trial and Appeal Board d'annuler des revendications pour défaut de nouveauté ou évidence, sur la base de brevets et de publications imprimées antérieurs. Le requérant n'a qu'à prouver l'absence de brevetabilité selon la prépondérance de la preuve, alors qu'un tribunal exige d'un contrefacteur présumé qu'il prouve la nullité par une preuve claire et convaincante, comme l'a confirmé la Cour suprême en 2011. Le Board doit rendre sa décision finale dans l'année qui suit l'ouverture de la procédure, avec une prolongation possible de six mois. Deux limites comptent : une requête est irrecevable si elle est déposée plus d'un an après la signification au requérant d'une assignation en contrefaçon, et une décision finale empêche le requérant de soulever à nouveau les mêmes moyens.

L'ouverture de la procédure est discrétionnaire. Le 17 octobre 2025, l'USPTO a proposé de nouvelles règles restreignant l'accès à l'inter partes review en cas de procès parallèle en cours. À fin octobre 2026, le Federal Register fait apparaître la proposition, avec une période de commentaires prolongée jusqu'au 2 décembre 2025, et aucune règle définitive. Vérifiez la situation actuelle avant de compter sur cette voie.

La brevetabilité après Alice

Dans l'arrêt Alice v. CLS Bank (19 juin 2014), la Cour suprême a jugé qu'une idée abstraite ne devient pas brevetable du simple fait d'être mise en œuvre sur un ordinateur générique. Les brevets opposés aux petites entreprises revendiquent souvent des méthodes commerciales ordinaires appliquées en ligne, et la brevetabilité est une question qu'un défendeur peut soulever dès le début du procès.

Le remboursement des frais d'avocat

Le Patent Act permet à un tribunal d'accorder des honoraires d'avocat raisonnables à la partie gagnante dans les cas exceptionnels. Dans l'arrêt Octane Fitness (29 avril 2014), la Cour suprême a défini le cas exceptionnel comme celui qui se distingue par la faiblesse de la position d'une partie ou par la manière déraisonnable dont elle a plaidé, apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, sans exigence de preuve claire et convaincante. Un troll qui attaque avec un brevet fragile risque désormais de payer vos frais.

Le tribunal compétent

Depuis l'arrêt TC Heartland (22 mai 2017), une société américaine ne peut être poursuivie en contrefaçon de brevet que là où elle est immatriculée, ou là où elle a commis des actes de contrefaçon et dispose d'un établissement régulier et stable. L'État d'immatriculation décide donc aussi du lieu où votre société peut être poursuivie.

Où votre société peut être poursuivie

La compétence territoriale en matière de brevets est une raison discrète de bien réfléchir à votre structure lorsque vous vous implantez aux États-Unis.

• Une société américaine n'est domiciliée, pour la compétence en matière de brevets, que dans son État d'immatriculation. Au-delà, elle peut être poursuivie là où elle dispose d'un établissement régulier et stable et a commis des actes de contrefaçon.
• Une société étrangère qui vend directement aux États-Unis est en position plus faible. La loi générale sur la compétence territoriale permet de poursuivre un défendeur non résident des États-Unis devant n'importe quel district judiciaire, et dans TC Heartland la Cour suprême a expressément laissé ouverte la question de son application aux sociétés étrangères en matière de brevets.

Pour un fabricant européen, c'est un argument de plus pour vendre via une filiale américaine plutôt que directement depuis l'Europe, en plus des raisons de responsabilité et de fiscalité ; notre page succursale ou filiale aux États-Unis compare les options. Cela signifie aussi que le choix entre une société du Delaware et une société texane a une dimension brevets, que nous abordons avec les clients qui s'attendent à être exposés.

Quand payer est la bonne réponse

Toute réclamation n'est pas un bluff de troll, et tout bluff ne mérite pas d'être combattu. Nous pesons trois éléments :

Si vous transigez, faites-le correctement : une licence entièrement payée couvrant l'usage passé et futur, une renonciation au profit de vos clients et sociétés affiliées, aucune reconnaissance de responsabilité, et une clause de confidentialité uniquement si elle ne gêne pas votre recours contre le fournisseur. Un accord bon marché qui vous laisse exposé à la prochaine lettre sur le même brevet n'est pas un accord.

Prévenir coûte moins cher que se défendre

Les entreprises qui gèrent le mieux les lettres de trolls s'y étaient préparées avant même la première.

• Des garanties dans vos achats. Pour les logiciels, systèmes de paiement, objets connectés et machines, négociez une garantie de propriété intellectuelle auprès du fournisseur et rangez les contrats là où vous saurez les retrouver.
• Vos propres droits. Déposez votre marque ; notre guide pour déposer une marque aux États-Unis explique comment. Si vous avez de véritables inventions techniques, une stratégie brevets pour les États-Unis a sa place dans votre plan d'implantation.
• Une trace de ce que vous avez fait et quand. Une documentation datée de votre propre développement produit peut devenir une preuve d'antériorité.
• Une société bien tenue. Une société américaine correctement gérée cantonne tout litige de brevet à la société elle-même, l'une des nombreuses raisons de protéger la limitation de responsabilité dès le départ.

Les patent trolls sont un coût réel de l'activité aux États-Unis, mais un coût maîtrisable. Le système juridique américain qui permet la lettre vous donne aussi les outils pour y répondre et, d'après notre expérience, une réponse calme et documentée met fin à la plupart d'entre elles. Pour savoir à quel point les tribunaux américains sont prévisibles pour les entreprises de manière plus générale, consultez notre page sur la sécurité juridique aux États-Unis.