Un patent troll scrive alla tua società americana: come funziona la lettera, cosa dice la legge del Texas e le difese che cambiano davvero l'esito

La lettera di solito sembra ufficiale. Una società di cui non hai mai sentito parlare sostiene che il checkout del tuo sito, il modulo wireless del tuo prodotto o lo scanner del tuo magazzino violano un suo brevetto, e ti offre una licenza per una cifra modesta se paghi in fretta. Chi dall'Europa possiede una società negli USA resta spesso sbalordito: si può essere citati in giudizio solo per aver usato un prodotto acquistato. Negli USA è possibile, e c'è un'intera industria che ci vive. Dal 2014 le difese sono diventate molto più forti, e una piccola impresa che mantiene il sangue freddo di solito chiude la faccenda a condizioni ragionevoli.

Che cos'è un patent troll, con i numeri del governo americano

Il termine neutro è patent assertion entity (PAE): una società il cui business consiste nell'acquistare brevetti per concederli in licenza o farli valere in tribunale, anziché produrre qualcosa. La Federal Trade Commission ha studiato a fondo il settore e ha pubblicato il suo rapporto nell'ottobre 2016. Due risultati spiegano tutto il resto.

• La FTC ha distinto le portfolio company, che concedono in licenza grandi pacchetti di brevetti con accordi negoziati, dalle litigation company, che prima fanno causa e poi transigono in fretta. Nello studio, le PAE di tipo contenzioso rappresentavano il 96 % delle cause per violazione di brevetto, ma generavano solo circa il 20 % dei ricavi PAE dichiarati.
• Le royalty che queste società ottenevano di solito erano inferiori alla soglia minima dei costi di una causa nella fase iniziale. La FTC ha concluso che il dato è coerente con un contenzioso di disturbo: i convenuti transigono perché difendersi costa di più, non perché pensano di violare il brevetto.

È questa la logica economica da tenere a mente. La richiesta è calibrata per costare meno di un avvocato. Il tuo compito è capire in fretta se la pretesa ha fondamento e, se non ce l'ha, aumentare il costo che il mittente deve sostenere per inseguirti.

Perché può finire nel mirino anche una piccola impresa che si limita a usare una tecnologia

Secondo il Patent Act, la legge federale sui brevetti, chiunque senza autorizzazione produca, usi, offra in vendita o venda un'invenzione brevettata negli USA, oppure la importi, commette una violazione. La parola decisiva è usi. Un negozio che utilizza un plugin di pagamento standard, un bar che offre il Wi-Fi, un produttore che fa lavorare una macchina acquistata possono essere tutti, per legge, autori di una violazione, anche se non avevano idea di cosa ci fosse dentro il prodotto.

Gli utilizzatori finali sono bersagli appetibili perché sono numerosi, non riescono a valutare facilmente la tecnologia e di solito non hanno un budget per i brevetti. I grandi fornitori, invece, hanno uffici brevetti interni e sono pronti a combattere. Una campagna di lettere a centinaia di piccoli utilizzatori può rendere più di una sola causa contro il produttore.

Per un'impresa europea la sorpresa sta spesso nelle dimensioni del fenomeno. In gran parte d'Europa una controversia brevettuale contro un piccolo utilizzatore raramente ha senso economico per il titolare del brevetto. Negli USA, dove ogni parte di norma paga i propri avvocati salvo che si applichi una regola di rimborso delle spese, e dove la discovery (la fase di raccolta delle prove) è costosa, anche una pretesa con basi deboli può avere un valore transattivo. La nostra panoramica sulla tutela della proprietà intellettuale negli USA illustra il sistema nel suo insieme.

I primi trenta giorni dopo la lettera

Le reazioni peggiori sono pagare in preda al panico e restare in silenzio. Noi seguiamo invece questi passaggi:

1. Non rispondere subito, ma non ignorarla. Dal momento in cui hai in mano la lettera sei a conoscenza del brevetto, e secondo il Patent Act questa conoscenza può pesare sul risarcimento. Una risposta affrettata può finire per ammettere dei fatti.
2. Verifica il brevetto. Nei registri pubblici dello USPTO, l'ufficio brevetti e marchi americano: chi ne è oggi il titolare, se è scaduto, se le tasse di mantenimento sono state pagate (un brevetto decade se non vengono pagate entro la fine del periodo di tolleranza di sei mesi) e se è già stato contestato.
3. Leggi le rivendicazioni, non il riassunto. La violazione dipende dalla formulazione precisa delle rivendicazioni (claims). Le lettere spesso descrivono il brevetto in modo molto più ampio di quanto dicano le rivendicazioni.
4. Individua il prodotto. Quale prodotto o servizio acquistato viene contestato? La maggior parte dei contratti commerciali e delle licenze software prevede una manleva o almeno un obbligo di collaborazione. Avvisa subito il fornitore per iscritto.
5. Controlla le tue assicurazioni. Chiedi al tuo broker se una delle tue polizze aziendali copre le spese di difesa in materia di proprietà intellettuale.
6. Cerca altri destinatari. Associazioni di categoria e forum online possono rivelare che lo stesso mittente ha scritto a molte aziende. A quel punto diventa possibile una difesa comune.
7. Segna le scadenze in agenda. Se segue una causa, dal giorno in cui ti viene notificata parte un termine di un anno per una delle difese più forti, descritta più avanti.

Solo a quel punto decidiamo la risposta, che può essere una breve richiesta di claim chart, un rinvio al fornitore o un rifiuto netto.

La legge del Texas contro le lettere di diffida in mala fede

Dal 1° settembre 2015 il Texas vieta le contestazioni di violazione di brevetto in mala fede inviate a utilizzatori finali che si trovano nello Stato o vi svolgono attività. Una lettera è in mala fede se sostiene che c'è una violazione e si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

La legge è applicata dal Texas Attorney General, il procuratore generale dello Stato, che può chiedere un'ingiunzione e sanzioni civili fino a 50.000 $ per ogni violazione. Questa parte della legge non dà ai privati il diritto di agire in giudizio, ma una segnalazione all'Attorney General non costa nulla e, per la nostra esperienza, un mittente che riceve una risposta che cita la legge spesso lascia perdere. La legge non impedisce a un vero titolare di brevetto di avvisare chi lo viola o di offrire licenze.

Le difese che hanno cambiato gli equilibri

Diverse novità legislative e giurisprudenziali hanno dato ai convenuti strumenti concreti. Messe insieme, spiegano perché oggi affrontiamo le lettere sui brevetti con molta più tranquillità di quindici anni fa.

Inter partes review presso lo USPTO

Qualsiasi terzo può chiedere al Patent Trial and Appeal Board, l'organo giudicante dello USPTO, di annullare rivendicazioni perché prive di novità o ovvie, sulla base di brevetti e pubblicazioni a stampa anteriori. Chi presenta l'istanza deve provare la non brevettabilità solo secondo il criterio della prevalenza delle prove, mentre in tribunale chi è accusato di violazione deve provare l'invalidità con prove chiare e convincenti, come ha confermato la Corte Suprema nel 2011. Il board deve emettere la decisione finale entro un anno dall'avvio della revisione, termine prorogabile di sei mesi. Contano due limiti: l'istanza è preclusa se presentata più di un anno dopo che al richiedente è stato notificato un atto di citazione per violazione, e una decisione finale impedisce al richiedente di sollevare di nuovo gli stessi motivi.

L'avvio della revisione è discrezionale. Il 17 ottobre 2025 lo USPTO ha proposto nuove regole che restringono l'accesso alla inter partes review quando è in corso un contenzioso parallelo. A fine ottobre 2026 il Federal Register riporta la proposta, con un periodo di commento prorogato al 2 dicembre 2025, e nessuna regola definitiva. Verifica la situazione aggiornata prima di contare su questa strada.

Brevettabilità dopo Alice

Nella sentenza Alice v. CLS Bank (19 giugno 2014) la Corte Suprema ha stabilito che un'idea astratta non diventa brevettabile solo perché viene implementata su un computer generico. I brevetti fatti valere contro le piccole imprese rivendicano spesso normali metodi commerciali eseguiti online, e la brevettabilità è una questione che il convenuto può sollevare già nelle prime fasi della causa.

Rimborso delle spese legali

Il Patent Act consente al giudice, nei casi eccezionali, di riconoscere alla parte vittoriosa un ragionevole rimborso delle spese legali. Nella sentenza Octane Fitness (29 aprile 2014) la Corte Suprema ha definito eccezionale il caso che si distingue per la debolezza della posizione di una parte o per il modo irragionevole in cui ha condotto la causa, da valutare sulla totalità delle circostanze e senza l'onere di prove chiare e convincenti. Un troll che fa causa con un brevetto debole oggi rischia di pagare le tue spese.

Foro competente

Dalla sentenza TC Heartland (22 maggio 2017) una corporation americana può essere citata per violazione di brevetto solo dove è stata costituita, oppure dove ha commesso atti di violazione e ha una sede d'affari regolare e stabile. Lo Stato di costituzione decide quindi anche dove la tua società può essere citata.

Dove può essere citata in giudizio la tua società

Il foro competente nelle cause brevettuali è un motivo poco noto, ma concreto, per riflettere sulla struttura quando entri negli USA.

• Una corporation americana, ai fini del foro brevettuale, risiede solo nello Stato in cui è stata costituita. Oltre a quello, può essere citata dove ha una sede d'affari regolare e stabile e ha commesso atti di violazione.
• Una società straniera che vende direttamente negli USA è in una posizione più debole. La norma generale sul foro competente consente di citare un convenuto non residente negli USA in qualsiasi distretto giudiziario, e nella sentenza TC Heartland la Corte Suprema ha lasciato espressamente aperta la questione di come questo si applichi alle società straniere nelle cause brevettuali.

Per un produttore europeo è un argomento in più per vendere tramite una controllata americana anziché direttamente dall'Europa, accanto alle ragioni di responsabilità e fiscali; la nostra pagina su filiale o controllata negli USA mette a confronto le opzioni. Significa anche che la scelta tra una società del Delaware e una del Texas ha una dimensione brevettuale, di cui parliamo con i clienti che prevedono un'esposizione su questo fronte.

Quando pagare è la risposta giusta

Non ogni pretesa è il bluff di un troll, e non ogni bluff vale la pena di essere combattuto. Valutiamo tre aspetti:

Se transigi, fallo bene: una licenza interamente pagata che copra l'uso passato e futuro, una liberatoria per i tuoi clienti e le società collegate, nessuna ammissione, e riservatezza solo se non ostacola la tua azione contro il fornitore. Un accordo a buon mercato che ti lascia esposto alla prossima lettera sullo stesso brevetto non è un vero accordo.

Prevenire costa meno che difendersi

Le aziende che gestiscono meglio le lettere dei troll si erano preparate prima che arrivasse la prima.

• Manleve negli acquisti. Per software, sistemi di pagamento, dispositivi connessi e macchinari, negozia con il fornitore una manleva in materia di proprietà intellettuale e conserva i contratti dove puoi ritrovarli.
• I tuoi diritti. Registra il tuo marchio; la nostra guida alla registrazione di un marchio negli USA spiega come fare. Se hai vere invenzioni tecniche, una strategia brevettuale per gli USA va inserita nel piano di ingresso sul mercato.
• Traccia di cosa hai fatto e quando. Una documentazione datata dello sviluppo dei tuoi prodotti può diventare una prova di anteriorità.
• Una società in ordine. Una società americana gestita correttamente tiene qualsiasi controversia brevettuale all'interno della società, ed è uno dei tanti motivi per proteggere lo scudo della responsabilità limitata fin dall'inizio.

I patent troll sono un costo reale del fare impresa negli USA, ma un costo gestibile. Il sistema giuridico americano che permette la lettera ti dà anche gli strumenti per rispondere e, per la nostra esperienza, una risposta calma e documentata chiude la maggior parte dei casi. Per capire quanto siano prevedibili i tribunali americani per le imprese più in generale, leggi la nostra pagina sulla certezza del diritto negli USA.